近日,我所代理商标确权案件入选“2024南京市民营企业法律典型案例”并汇编成册,由南京市工商联(总商会)编撰发行。
我所该案例作为典型汇编在知识产权章节下,全文如下。
成立于2004年的甲公司是集产品研创、生产、销售一体化的烘焙食品规模企业,29家品牌直营连锁店遍布本市及周边城市,一万多平方米净化中央生产基地集中生产,全封闭安全式管理、国家级大师监制,为消费者提供稳定、安全、优质的产品,连续多年被评为“全国优秀饼店”、“全国烘焙行业优秀企业”,并获得中国食品工业协会颁发的“十佳月饼”和“金牌蛋糕”,“江苏省著名商标”,全国烘焙制糖业优秀企业等荣誉称号。
2018年,自然人郁某向国家工商行政管理总局商标局(现国家知识产权局)提出商标注册申请,申请商标与甲公司连锁品牌完全相同,指定使用的商品为甲公司实际经营的食品、饮料等,恶意抢注甲公司品牌。更为恶劣的是,郁某在抢注商标核准注册后,对甲公司的多家连锁店铺发起民事起诉,要求相关店铺停止使用商标并索要赔偿,并向甲公司高价兜售这两件商标。
我国商标法的基本原则之一是申请在先原则,根据《商标法》第三十一条:两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。由于甲公司未在食品、饮料上将其连锁品牌申请注册商标,故在这些商品上,郁某在先提出的商标申请被核准注册。
虽然郁某的商标核准注册,但鉴于其本身不具有合法性基础,我所建议通过行政确权程序予以干预,将其商标无效。
经过事实分析、商标检索、证据收集等,我所提出以下主要观点:
1、甲公司是连锁品牌的创立人和使用人,享有在先使用权
首先,连锁品牌从文字构成来看,是甲公司独创的具有显著性的商标;
其次,甲公司早于郁某连续使用连锁品牌十多年;
再次,通过甲公司十多年的使用和宣传,连锁品牌具有一定知名度。
2、郁某的行为具有不正当性
首先,郁某申请的商标与甲公司的连锁品牌完全相同,但不能对其设计、创意进行合理解释说明;
其次,郁某意图将商标高价转让给甲公司,难以证明其有真实使用商标的目的;
再次,郁某与甲公司地理位置相近,具有知晓甲公司的连锁品牌的可能性;
最后,郁某还申请了多件与他人淘宝店铺名称相同的商标,有明显复制、抄袭他人商标并以此牟利的故意。
在我所建议下,甲公司积极应对,对上述商标以使用不正当手段注册为由提出无效宣告,并取得成功。郁某不服国家知识产权局作出的无效宣告裁定,向北京知识产权法院提起诉讼。甲公司委托我所代理参加诉讼。
一审阶段,北京知识产权法院审理后,于2023年1月10日作出相关判决,判决中认定:郁某申请注册诉争商标及其他多件商标的行为,明显属于以非使用为目的无正当理由大量囤积商标,并且攀附他人知名商标的商誉,不仅扰乱了正常的商标注册管理秩序,亦不正当地占用公共资源,影响有正常需求的市场主体依法注册商标,增加其注册商标的成本,损害了不特定多数商标申请人的利益,从而有损公平竞争的市场秩序,违反公序良俗原则,损害公共利益,构成商标法第四十四条第一款规定之情形。因此,北京知识产权法院驳回郁某的诉讼请求,维持了被诉裁定。判决送达各方后,各方均服从判决,未提起上诉,因而判决生效。国家知识产权局于2023年6月27日发布关于郁某抢注商标的《注册商标宣告无效公告》,郁某抢注的商标被依法无效。
对于甲公司来说,其连锁品牌是其在市场上的重要标识,具有区分商品和服务来源的作用,不仅是消费者选择和购买的指示性依据,更在甲公司十多年产品和服务质量的体现,凝结了甲公司的商誉,是重要的无形资产。虽然甲公司尚未将其连锁品牌申请注册为商标,但连锁品牌作为实际使用的商标,已经具有了知名度,承载了甲公司的商誉,是甲公司的知识产权,他人的恶意抢注行为构成不正当竞争,破坏了正常的市场竞争秩序,是商标法所禁止的。
即使国家知识产权局及法院严厉打击恶意商标注册,抢注现象仍层出不穷。这些抢注人抢注商标的根本目的在于获取利益,包括高价兜售商标、发起恶意诉讼以获取赔偿、攀附在先知名品牌的影响力以获取不正当的市场竞争利益等。
本案的商标恶意抢注人郁某在抢注商标后,向甲公司兜售商标未果,便发起民事诉讼,一则通过影响我方经营向我方当事人施压,二则想要通过诉讼获取赔偿,不当谋取非法利益,严重破坏了正常的市场经营秩序,构成不正当竞争。甲公司积极应对,在郁某商标已经核准注册的情况下,利用商标行政程序做好攻守结合,全面打击恶意主体郁某的行为,从根源上打击并解决了郁某一系列恶意行为的基础,成功维护了甲公司的知识产权和无形资产,保护了甲公司长期培育的连锁品牌品牌和品牌价值,为甲公司发展提供了有利的知识产权保障。
虽然郁某的不正当竞争行为得到了制止,但对于甲公司来说,此次品牌危机对其正常生产经营也产生了阶段性不利影响,增加了维权压力和成本。因此,为防止类似风险发生,建议企业提高知识产权保护意识,在创业之初甚至之前,就对经营过程中所涉及的知识产权问题进行提前规划和保护,用知识产权保护创新发展,护航企业成长!